商标保卫战拉开序幕，防御商标何去何从？

近期，继与美加净推出奶糖味的润唇膏之后，上海冠生园食品有限公司（下称上海冠生园）再次跨界，与气味图书馆联合推出了大白兔奶糖味香水。据China IP记者调查发现，大白兔奶糖香水一经推出，短短几天内，天猫“气味图书馆”旗舰店的销量已经达到了20000+件。

作为IP杂志记者，看到大白兔香水的推出不禁生疑，奶糖生产商做香水生意，商标在香水类商品上核准注册了吗？通过在国家知识产权局商标局检索平台检索，China IP记者发现，从商标注册类别来看，上海冠生园不仅在第3类（化妆品、香水等）商品上申请注册了“大白兔”商标，该商标的注册甚至已经覆盖了商标分类表的绝大多数类别；从商标注册时间来看，自我国第一版《中华人民共和国商标法》（下称《商标法》）（1983年版）开始施行，上海冠生园就着手进行“大白兔”商标的注册。这款国民奶糖对商标的重视简直超乎想象。

上海冠生园围绕“大白兔”商标展开的几乎全类注册方式，被称作“防御商标注册”。防御商标是指同一民事权利主体在不同类别的商品/服务上注册的若干相同商标。原主要使用的商标为正商标，其余为防御商标。防御商标在我国仍是学理概念，尚未得到法律的认定。但在实践中，进行防御商标注册的企业并不鲜见，例如TCL集团股份有限公司除了在第9类商品（电话机、电视机等）上注册TCL商标，还在其它的37类商品/服务上注册了共71个TCL商标，以保护其主导商品上的TCL商标。这种各大企业纷纷“山寨”自家商标的玩法背后，是前人因忽略防御商标注册掉过的“坑”。

经典案例：商标保卫战之悲喜交加

“伊利马桶”案：

你的牛奶，他的马桶

1991年10月8日，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（下称伊利公司）在牛奶等商品上注册了“伊利”商标，经过多年的宣传使用，于1999年被国家工商行政管理总局认定为驰名商标。2000年6月2日，自然人尤成和在卫生器械和设备等商品上申请注册标识为“伊利+图形”组合商标。也就是说，一旦核准注册，牛奶界的驰名商标“伊利”可以被他人用在马桶上……

伊利公司意识到这一后果的可怕之处，2000年起开始了漫漫“护标”之路，从向商标局提出异议到行政诉讼二审，穷尽了整个商标注册程序。2009年，北京市高级人民法院以“‘伊利+图形’组合商标会减弱‘伊利’作为驰名商标的显著性”为由，最终判决撤销商标评审委员会“核准注册”的裁定，“伊利”商标逃过被“马桶”淡化的命运。虽然伊利公司维权成功，但“杀敌一千，自损八百”，九年的维权之路，付出的维权成本可想而知。此案凸显了防御商标注册的重要性，同一商标的多类别注册利于对主营业务的品牌保护。

“吉利汽车状告吉利衬衣”案：

衬衣也要“讨吉利”

浙江吉利控股集团有限公司（下称吉利公司）作为中国最早、最大的民营汽车生产企业，在商标问题上，也曾遭遇滑铁卢。1998年8月，吉利公司获得了“吉利”商标的专用权，其在第12类商品（摩托车、轻型、微型汽车等）上注册了“吉利”商标，此外，还在其他30多种类别的商品上分别进行了注册，本以为可以“高枕无忧”，但是其所注册的商品并未涵盖衬衫该类别商品。2004年11月，吉利公司得知昆明亚杰力商贸有限公司（下称昆明亚杰力）在对外销售“吉利牌衬衫”，以“开吉利汽车、穿吉利衬衫、走吉利大道”等广告词进行宣传，并在报纸上发布促销广告，制作大幅标牌，使用了吉利的汉字商标和蓝色图形商标。这一系列“讨吉利”行为，对消费者造成了误导，是“搭便车”的销售行为，严重损害了吉利公司的利益。

为此，吉利公司向昆明市中级人民法院提起诉讼，坚决反对被动“发吉利”，经过艰难的维权诉讼，2005年11月7日，昆明市中级人民法院认定，昆明亚杰力在未经许可的情况下擅自使用“吉利”商标，“使公众误认其商品与原告有关联性”，已构成对其侵权。吉利公司这才“收回”被迫发出的“吉利”。

吉利公司尽管为维护其“吉利”商标，已经做了一系列防范工作，但是“道高一尺，魔高一丈”，稍有不慎，也难逃“讨吉利”的挑战。可见，防御商标的注册对于企业的商标品牌维护功能已经不可忽视，对于已经和企业形成高度对应的商标，企业更应当注重以防御商标注册之道为其保驾护航。

实践中，类似案件不在少数。例如顶级汽车品牌“劳斯莱斯”也曾遭到马桶生产企业的觊觎，企图将“劳斯莱斯”的类似商标注册在相关产品上；江苏省红太阳食品有限公司起初只注册了蛋品类的“红太阳”商标，后被其他企业抢注了“红太阳”风鹅、琵琶鸭等类别的商标，致使红太阳公司出品的风鹅、琵琶鸭使用的是“红洲牌”商标……但是，除上文提及的上海冠生园“大白兔”商标一例，实践中也不乏企业逐渐意识到防御商标注册的重要性，积极用好这把“利剑”，为自己在市场经济中的良好发展添益不少。

“王者荣耀”案：

“荣耀”终归“王者”

“王者荣耀”作为深圳市腾讯计算机系统有限公司（下称腾讯公司）旗下的王牌产品，自2015年上线以来，热度水涨船高。这款拥有数亿用户的爆款手游，为腾讯公司带来了巨大的利益。腾讯公司本着强烈的知识产权保护意识，2015年10月到2016年9月，申请注册商标达56条，从职业赛事推广到多媒体宣发以及周边产品一应俱全，做到45类全面覆盖。

腾讯公司未雨绸缪，意识到为自己带来巨大商业利益的“王者荣耀”商标在市场竞争中面临着被抢注、被弱化等危险，于是积极开展防御商标的注册，这是一种主动的预防，也体现出其防患于未然的长远意识。

由上述案例可见，防御商标的注册在商标反淡化、商标维权以及品牌延伸发展等方面发挥着重要作用，其对企业发展的关键性不容忽视。

防御商标是否适用“恶意注册”条款

企业认识到防御商标的重要性，但作为实现商标禁用权的有效途径，此类商标“不以使用为目的”的特性使得其在商标注册中受到挑战。

专家解读：

“恶意注册”与防御商标注册

2019年4月23日，第十三届全国人大常委会第十次会议通过了《关于修改〈中华人民共和国建筑法〉等八部法律的决定》。其中，对《商标法》的6个法条作了修改。这是继2013年8月30日第三次修改后，对《商标法》进行的第四次修改，修改条款自2019年11月1日起施行。此次修改增加了规制商标恶意注册的内容，在第四条第一款增加“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”的规定。防御商标在企业发展的过程中是因阻止他人注册或者使用相同商标进而禁止他人侵权、搭便车等目的而存在，这与注册商标的“使用义务”似乎背道而驰。那么，防御商标的注册行为是否落入了“恶意注册”的规制范畴呢？为此，记者采访了上海大学知识产权学院副院长袁真富副教授。

袁真富从立法原意出发，解读“恶意注册”条款立法目的。国家知识产权局在2019年5月9日发布的《商标法修改相关问题解读》一文中，明确表示，“在囤积注册行为的规制方面，法律中仅有原则性规定，缺乏直接的、明确的、可操作性的条款，导致实际操作中打击力度不够。本次修改是从源头上制止恶意申请注册行为，使商标申请注册回归以使用为目的的制度本源。”据此，袁真富表示，“可以确信，《商标法》第四条中规定的‘不以使用为目的的恶意商标注册申请’，初衷主要是精准打击恶意囤积的商标申请行为。事实上，从新《商标法》第四条‘恶意’的限定来看，可以认为，类似防御商标的注册申请，不在第四条前述规定所规制的范围内。企业为有效保护商标——特别是其核心商标，而采取申请注册防御商标的方式，属于国际上通行的策略性措施，不应受到不合理的抑制。”

但是，在袁真富看来，如何区分防御商标申请和恶意商标申请有时并不是那么容易，特别是在商标申请的初审阶段。他指出：“即使是防御商标申请，理论上也应当有一个数量的管控，如果申请数量庞大到天量，似乎也超出了防御目的。如何合理地结合申请人自身的经营状况和相关的行为等因素，来判断是否属于商标恶意申请，仍然有待于未来在《关于规范商标申请注册行为的若干规定》中加以明确规范，尤其是结合审查实务和司法实践进行经验总结。”

比较法解读：

揭开防御商标注册申请的面纱

从国内外商标注册情况来看，商标注册成功后经过商标注册人的长期培育，一旦知名或驰名，就会出现他人将与其相同或近似的商标使用在与其指定商品/服务非类似的商品/服务上，这样势必造成消费者对商品/服务的来源产生混淆，这种情况国内国外屡见不鲜。防御商标制度自然成为应对这一困境的一大选择。我国《商标法》目前尚未确立该概念，对司法实践中出现的以防御商标作为权利基础维权的案件，如何在打击商标恶意注册和防御商标正当注册之间寻求平衡，需要揭开防御商标注册申请的面纱。为此，记者试图从比较法视野对此问题进行解读，目前防御商标制度在日本、澳大利亚等国仍被保留着。

日本商标法第7章规定了防护标志, 即防御商标制度。严格规定了申请防御商标的标准、续展的条件以及申请与续展的费用，由第64、65条可知，商标权人要注册防御商标有着严格的条件：首先，注册的商标应满足在指定商品/服务上被需求者广为熟悉, 即被相关公众所周知；其次，他人在与其注册商标指定的商品/服务非类似的商品/服务上使用与其注册商标相同的商标, 有可能产生混同。进而才可以注册防御商标。

以“资生堂SHISEIDO商标”为例，株式会社资生堂（下称资生堂）在日本将“SHISEIDO商标注册在其主营第3类商品（化妆品等），基于“SHISEIDO”商标在化妆品上大量、长期的使用，已经家喻户晓，因此资生堂成功地在第21类（梳子刷子）、第29类（食用油油脂）、第35类（广告）和第44类（医疗园艺）上注册“SHISEIDO”为防御商标。该防御商标得以成功注册，是因为“SHISEIDO”商标知名度高，用在别的商品上，消费者可能会产生混淆、误认。另一方面，资生堂的业务已涉及或者将来很可能涉及这些领域，所以需要将商标权利扩展到这些领域。

根据澳大利亚商标法第185条第1款规定，如果因为注册商标在其注册的全部或者部分商品/服务上的使用程度，可能使该商标在其他商品/服务上的使用被认为与商标的注册所有人之间存在联系，则商标的注册所有人可申请将该商标作为防御商标注册在全部或部分这些其他商品/服务上。同时，该条第2款强调，尽管注册所有人无意在这些商品/服务上使用该商标，其在满足第1款要件时，也可以进行防御商标的注册。

国外在受理防御商标注册申请时，无一例外对防御商标注册的门槛进行严格把控，只有当商标权人所有的商标在核准使用的商品/服务上享有一定的知名度，为相关公众所熟知，商标权人才可以围绕该商标进行防御性注册。以此揭开防御商标注册申请的面纱，拒绝名为防御，实为恶意的注册申请。

综上可知，我国《商标法》第4条的修订旨在打击恶意注册商标行为，但是我国不少企业是有注册防御商标的必要性和正当性的，这一条款难以避免为该类企业的防御商标注册带来阻力。我国目前尚未建立防御商标制度，为保护好商标权人的合法权益，相关专家和学者应当从其他国家多年累积的防御商标制度构建经验成果中吸取适合我国国情的成分, 将该制度引入《商标法》。同时针对我国企业注册防御商标时面对的“恶意注册”条款的挑战，我们不妨也考虑设置一个门槛，一旦商标达到与企业形成唯一对应关系的程度，即商标享有一定知名度，将这个商标用在其他商品/服务上，可能会让消费者误以为这些其他的商品/服务和商标注册人存在关联时，企业则可以跨过门槛，进行防御商标注册，这也是目前企业最有利和最经济的自我救济方式。

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转自：中国知识产权杂志